李雨峰 倪朱亮：寻求公平与秩序：商标法上的共存制度研究

【摘要】商标共存制度源于美国判例法中的蒂罗斯一莱格特纳斯规则，是维护善意商标使用人的制度之一。寻求公平与秩序是商标共存制度追求的价值。商标共存使用包括在后使用人的远方使用（remote use）和善意两个要件。商标共存制度的核心要件，随着互联网时代与市场经济一体化而发生不同程度的改变：商标地域范围从物理间隔区域向网络空间的重叠扩张；主观善意从不知晓向不存在恶意转变。我国司法实践早有判例基于包容性增长理论认可了共存制度，但我国商标法并没有规定这一制度。商标先用权制度与商标共存制度存在着区别。着眼于与商标注册制度的衔接，我国商标法实有必要引进商标共存制度，并明确商标共存制度的法律构造。

【关键词】商标共存；公平与秩序；远方区域；主观善意；共存协议

我国最高人民法院在总结商标审判实践经验的基础上，提出了包容性发展的理论。[1]按此理论进路，如果两个相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是在特殊情况下形成的，人民法院应当根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素，综合判断两个标志是否构成近似，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似。[2]这种包容性发展的新思维，意在通过商标共存等制度设计，克服片面强调注册取得商标权的僵硬情势，以实现公平和秩序的效果。按照我国商标法，注册是取得商标权的途径。依文义解释，没有注册，任何人都不能取得商标权，而且取得商标权的人可以排斥那些在相同商品或服务上使用相同或近似标志的人。这一制度可以通过公告制度在一定程度上防止给消费者造成混淆，但其不足在于将一些出于善意等原因使用相同或近似标志的主体排除在外。权利人对那些善意的、无重大过失的销售行为可以请求停止侵害，这必然会危及整个社会的交易安全，[3]且背离了商标法作为市场法则的价值目标。商标共存制度在一定程度上可以矫正这种偏离。

然而，商标共存制度的基础何在？如何考量商标共存的认定要素？这一制度在比较法上有无知识资源？这些都是我们无法回避的问题。按照通常的理解，商标共存制度来源于美国判例法，其英文表述为concurrent use of trademark，更准确的翻译应为“商标的并行使用”，[4]或者“商标共用”。这一制度在美国判例法上指的是，在后商标使用人如不知在先商标使用人（或商标权人）已使用该商标，出于善意，在距离原使用人（或商标权人）的远方区域（remote territory）市场上于相同或类似的商品／服务上使用相同或近似的商标并己形成一定的商誉，且不引起消费者混淆时，可以在原范围及其自然扩张区域享有商标权的制度。商标共存制度暗示，商标权即使在一个法域内，也有其区域性的界限。这一制度是商标权人享有排他性商标权的例外，[5]彰示了商标制度维护善意使用人商誉的公平性价值。

一、商标共存制度的演变

商标共存制度肇端于美国1916年和1918年两个著名的判例。在1916年的汉诺威磨制公司（Hanover Milling）案中，[6]原告自1872年在面粉上使用“TEA ROSE”商标，到1912年起诉时，原告的产品已在俄亥俄、宾夕法尼亚、马萨诸塞三个州销售，被告自1904年开始在南方销售带有“TEA ROSE”标志的面粉，到诉讼发生时，其产品达至密西西比、亚拉巴马、乔治亚、佛罗里达四个州。法院经过审理查明，在1912年原告起诉时，被告并不知道原告已在北方使用该商标。双方当事人均在各自的地域范围内使用该标志，他们并没有进入对方的销售区域从事销售和广告，也就是说，当事人并没有在共同的地域使用该商标。基此，最高法院认为，双方当事人对该商标的使用都属于远方使用（remote use），原告不能仅凭在先占有（prior appropriation）就排除另一个诚信、无辜的使用人在远方地区使用该标志。[7]“在常见的案件中，当事人在同一市场上使用同一标志，会存在竞争关系，在先占有显然可以解决这一纠纷。但是，如果当事人在同等级的产品上各自独立使用相同的标志，而且各自的市场总体上讲是彼此隔离的，在先使用在法律上就意义不大，除非能够证明在后的使用人在选择这一标志时有损害在先使用人利益的意图。”[8]也就是说，在普通法上，一个标志的在先使用人并不能在其经营范围和声誉之外垄断该标志。这一规则被称为蒂罗斯规则（Tea Rose Doctrine），它承认在一个法域内，允许两个或者两个以上的经营主体在各自的经营范围内，在相同的商品上使用相同的商标。在1918年的联合药品公司案（United Drug）中，[9]原告于1877年开始在马萨诸塞州将“REX”标志用于药品上，到案件审理时，原告已在新英格兰地区（美国东北六州）的一些地方销售其产品。被告是肯塔基州路易斯维尔市的一个小药品商，于 1883年开始在药品上使用“REX”标志，其产品从未超出路易斯维尔市。1912年前，双方基本是在各自的地域范围内使用该标志。自1911年，原告在路易斯维尔市建立了四个名为“REXALL”的药店，但在1912年4月前，从未在该市销售任何药品。1911年6月，原告知悉被告在路易斯维尔市使用该标志，便在1912年4月首次将使用“REX”商标的药品运至该市进行销售，并要求被告停止使用这一商标。本案与汉诺威磨制公司案的不同在于，在先使用人已经进入在后使用人的地区，同一标志在同一地区出现了多个使用人。这一情形还适用蒂罗斯规则吗？在审理中，原告诉说，作为在先使用人，其业务已经合理地进入了在后使用人的地区，在后使用人的行为与其构成了冲突，不应适用蒂罗斯规则。最高法院指出，原告并不能禁止被告在路易斯维尔市诚信使用该标志的行为，就路易斯维尔市而言，原告才是在后使用人。诚然，在全国范围内，原告是在先使用人。但是，他必须承担这样的风险：某些在遥远地区的不知情的当事人可能会碰巧使用这一标志，并建立起一定的信誉。[10]若此，这些不知情的当事人就可以继续使用这一标志。1918年的联合药品公司案在一定程度上丰富了蒂罗斯规则的内容，之后，这两个判例发展出来的规则被统称为“蒂罗斯―莱格特纳斯规则”(Tea Rose-Rectanus Doctrine)。

蒂罗斯―莱格特纳斯规则来源于普通法，在该规则形成之前，美国还没有全国通用的商标制定法。它以使用为前提，反应了一定的使用哲学（philosophy of use）基础。[11]就法律构造而言，蒂罗斯一莱格特纳斯规则包括两个重要的法律要件：(1)在后使用人在距离在先使用人的遥远地区先使用相同的标志；(2)在后使用人主观上是善意的。只有同时满足这两个要件，才允许同一商标的共存。著名的商标专家麦卡锡教授将这一规则的内容概括为，“在没用联邦成文法授予的全国性权利的前提下，在先使用人如果没有通过广告、声誉、实际销售进入某一远方市场，他就不能抢先占有该市场。”[12]这一规则再现了普通法上关于商标权是一种地区性权利的基本判断。该原则适用于未注册商标经实际使用所产生的区域性权利（territorial right），其核心要件是如何判断在后使用人的主观善意和远方地区（remote territory）。[13]1946年的兰哈姆法将普通法上的商标共存制度加以法典化，并试图建立通过注册的“推定通知”（constructive notice）来排除商标在后使用人的主观善意之抗辩。[14]

对商标共存制度的完善起至关重要作用的案件是唐・多纳特（Dawn Donut）案。[15]在该案中，原告于1922年开始持续性地在售往各州（包括纽约州）的油炸圈饼包装袋上使用Dawn标志，1927年提出联邦注册并获批准。自1935年始，原告尝试一条使用Dawn标志的混合型咖啡味圈饼生产线，1950年该生产线成为公司的正式业务。该业务从原告生产地密西根州或者消费者所在地的仓库（包括纽约州的詹姆斯敦）发货。持续了若千年后，该模式至1954年变成单线提供模式―从生产地直接向消费者供货。原告向购买者提供产品的前提是，经营唐・多纳特产品的店铺需在广告和包装上使用Dawn商标。此外，原告允许购买者再次销售其产品时，将附带商标的材料进行赠与或者以合理的价格来促销。被告在包括门罗（Monroe）、韦恩（Wayne）、利文斯顿（Livingston）、杰纳西（Genesee）、安大湖（Ontario）、怀俄明（Wyoming）在内的地区经营杂货连锁店，且被告的面包类产品都通过这些连锁店对外发售，并最终形成以罗切斯特市为中心向外辐射45英里的销售区域。被告通过电视、广播、报纸等媒体宣传其圈饼与其他产品时，均以该区域范围为限。被告的圈饼公司成立于1951年4月31日，1951年8月30日第一次在其产品的包装袋上使用Dawn标志，双方随发生纠纷。被告声称，在近30年原告没有采取任何措施拓展罗切斯特地区的零售业务，故其不应享有商标权。联邦第二巡回法院认为，尽管原告授权购买者在其产品和后续产品上继续使用Dawn商标，但是唯独在被告所在区域内不存在任何授权或任何开拓性的商业行为。根据《兰哈姆法》第1114条制定的标准，只有在未授权人使用商标有引起消费者混淆之虞时，注册人才有权申请禁令。然而，事实明显表明，即使在罗切斯特范围内，原被告各自在远程区域使用同样的商标也不会导致混淆。另外，一个关键性的问题是原告是否有权将其销售区域扩张至被告所在区域。假如存在扩张的可能性，那么在同一市场上使用该商标就可能产生混淆。根据兰哈姆法有关“推定通知”的效力，被告在商业上使用Dawn标志晚于原告申请注册，因此，若原告确有意图在被告所在区域实行零售业务，那么他就有权主张禁止被告继续使用商标。但鉴于原告近30年的不作为，原告扩张业务的主张毫无依据。该案详细阐述了如何平衡差异细微但又十分复杂的两个（以上）商标使用人之间的利益；同时，细化了蒂罗斯―莱克特纳斯原则的适用要件，明确了诸多考量因素。除了司法判例之外，美国还于20世纪70年代制定了商标共存注册程序，由此改造了普通法视野下的商标共存制度。

不单美国，欧盟、日本、我国台湾地区等也同样存在商标共存现象，但与美国商标制度不同的是，这些国家和地区产生商标共存的原因主要集中于商标行政程序或者在申请注册过程中达成的共存协议。究其根本，主要原因在于商标法所沿袭的商标权产生机制的差异，而该差异也带来了另外一个关键性问题，即商标先用权与商标共存之间、商标注册制度与商标共存之间的关系应如何处理。

二、公平与秩序：商标共存制度的价值追求

蒂罗斯一莱格特纳斯规则蕴含的商标并用制度以在后使用人的善意为前提，这体现了市场竞争中的诚信要求。该规则意味着，即使第三人在自己的经营范围内使用了与他人相同的标志，但该第三人并不知情，相反，他是通过自己的销售、广告等努力，建立了对某一标志的信誉，则法律容许其对该同一标志的使用。

法律为什么会容许这种行为？这要从商标的本质说起。商标是商誉的载体，是企业通过自己长期的投资、广告、劳动等建立起来的。这种信誉体现了经营者之间，以及经营者与消费者之间的一种关系。就经营者之间而言，相比于那些没有投资于某一标志的人而言，那些花费了投资、广告、劳动的人显然获得了一种竞争优势。法律之所以赋予那些在某一标志中付出一定投资的人以商标权，其目的就是让其获得一定的回报。这种“有投资、有劳动才有回报”的理念符合现代社会的主流道德、日常直觉。[16]然而，如果这种通过自己的努力建立起来的商誉被他人随意窃取，对那些花费资金投资与劳动的经营者而言显然是不公平的。因此，商标法要求经营主体要公平竞争、诚信经营。一如论者所言，“商标是经营主体之间进行竞争的手段，经营者通过投资于此，获得一定程度的竞争优势，相应地，如果他人窃取了表现投资优势的手段，就可能被认定为轻罪，有时甚至是一种重罪。”[17]商标的这一属性暗示我们，维护公平竞争是商标法的核心。[18]商标法不允许经营主体任意窃取他人经过长期经营而积累的商誉。未经许可，擅自使用他人的商标通常会构成窃取商誉。因为，通常情况下，消费者无法辨别相同商品或服务上的标志到底出自哪个经营主体之手。通过转移客户，